Contratación y propiedad industrial en la sociedad del conocimiento. Desafíos actuales para Cuba
| Author | Marta Moreno Cruz - Liudmila Morán Martínez |
| Position | Profesora Titular de Propiedad Industrial Decana de la Facultad de Derecho Universidad de La Habana - Profesora Titular de Propiedad Industrial Decana de la Facultad de Derecho Universidad de La Habana |
| Pages | 24-56 |
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Contratación y propiedad industrial
en la sociedad del conocimiento.
Desafíos actuales para Cuba
Recibido el 18 de diciembre de 2016
Aprobado el 10 de enero de 2017
Dra. Marta MORENO CRUZ
Profesora Titular de Propiedad Industrial
Decana de la Facultad de Derecho
Universidad de La Habana
Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
Profesora Titular de Propiedad Industrial
Facultad de Derecho
Universidad de La Habana
RESUMEN
Se analizan las características de la sociedad del conocimiento
en el mundo moderno, en el cual cada vez es más
preponderante el papel de la ciencia, la tecnología y la
innovación para el verdadero desarrollo económico y social de
los países. Se vincula a este análisis con las ventajas y
desventajas de la propiedad industrial como forma de proteger el
conocimiento y las producciones derivadas de este, y se evalúa
la importancia de las políticas públicas para garantizar el correcto
estímulo a la innovación y la apropiación social de sus
resultados. En nexo con lo anterior se exponen las
peculiaridades de la contratación asociada a la propiedad
industrial, tanto a nivel nacional como internacional para
garantizar el respaldo legal a la investigación científica, a la
comercialización acertada de los derechos de propiedad
industrial y de los productos derivados de la creación intelectual.
PALABRAS CLAVES
Sociedad del conocimiento, propiedad industrial, contratación,
transferencia de tecnología, control, políticas públicas.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
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ABSTRACT
An analysis is made on the characteristics of the knowledge society
in the modern world; in which science, technology and innovation
are increasingly relevant to the real economic and social
development of countries. The analysis is linked to the advantages
and disadvantages of industrial property as a way to protect
knowledge and the productions derived from it, by assessing the
importance of public policies in guaranteeing the correct
encouragement to innovation and social appropriation of results. In
the same vein, a presentation is made on the peculiarities of
contracting related to industrial property, both at the national and
international levels, in order to guarantee the legal support to
scientific research, the correct commercialization of industrial
property rights and of products derived from intellectual creation.
KEY WORDS
Knowledge society, industrial property, contracting, technology
transfer, control, public policies.
SUMARIO:
1. Introducción. 2. La sociedad del conocimiento y la
propiedad industrial. 3. La contratación asociada a la
propiedad industrial en la economía del conocimiento ¿qué
la tipifica? 4. Desafíos actuales para Cuba. 4.1. Cambios
normativos en el país y su correcta implementación.
4.2. Control de la transferencia tecnológica. 4.3. Propiedad
industrial y contratación en el marco de la inversión
extranjera. 5. Conclusiones.
1. Introducción
En el mundo moderno, la ciencia, la tecnología y la innovación
constituyen pilares incuestionables del desarrollo económico y social
de cualquier país. No se puede hablar de un verdadero crecimiento
económico y desarrollo social sin reconocer que el conocimiento y sus
resultados directos aplicados, son fuente esencial de las ventajas
competitivas de las empresas a nivel internacional.
Es precisamente ello lo que distingue en los momentos
actuales a la sociedad del conocimiento, y de forma particular
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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a la economía basada en el conocimiento, dado el impacto
especial de este en la ciencia y la producción. En Cuba, en
estos momentos, ello cobra especial atención a partir de
indicadores palpables que demuestran el papel de la
innovación y la tecnología en el desarrollo económico y social,
lo cual ha sido reconocido de forma expresa en los
Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y
la Revolución al definir los derroteros esenciales del país en
estas esferas.
Las empresas, universidades y centros de investigación que
logran estos resultados creativos e innovativos, los protegen
fundamentalmente a través del sistema de la propiedad
intelectual para garantizar la exclusividad en su uso y afianzar
sus posiciones monopólicas. Ante ello, los Estados deben no
solo afianzar los derechos de los titulares, sino, a su vez,
garantizar que el ejercicio de tales derechos no se convierta
en barreras no arancelarias al comercio y a la libre circulación
de las mercancías.
Por tal razón se requiere la formulación, por parte de los
Estados, de políticas públicas en esta área de la innovación,
la ciencia y la tecnología que propicien, por una parte, el
desarrollo de las mismas, como factor clave para el desarrollo
productivo y tecnológico; y, por otro, garanticen el acceso y
apropiación social de este conocimiento y su introducción en
la práctica social.
En este escenario adquiere un significativo papel la contratación
como forma por excelencia de regular legalmente las múltiples
relaciones jurídicas que se suscitan en todo el proceso de
investigación científica, producción de bienes de alto valor
agregado, comercialización de resultados científicos técnicos y
productos derivados del conocimiento, negociaciones sobre el
mismo conocimiento no incorporado a productos, a partir de las
múltiples modalidades de licencias, por solo destacar algunos
ejemplos. Esta contratación asume características especiales,
que requieren ser evaluadas en el presente trabajo.
La regulación normativa en materia de propiedad industrial en
Cuba se encuentra en perfeccionamiento, a partir de la
aprobación de la política de propiedad industrial en el país por
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el Consejo de Ministros en octubre de 2014. En esta área, un
campo especial de regulación lo constituye la contratación
asociada a la propiedad industrial.
Estos constituyen los ejes temáticos que serán abordados en
el presente artículo que sometemos a la valoración de los
lectores.
2. La sociedad del conocimiento
y la propiedad industrial
En 1945, Friedrich HAYEK, quien luego sería Premio Nobel de
economía, publicó un artículo con el título “The use of
knowledge in society”1 en el cual manifestaba que el complejo
de decisiones interrelacionadas relativas a la asignación de
los recursos disponibles en la economía debía estar basado
en el conocimiento. Asimismo significaba que el sistema
económico más eficiente sería aquel que hiciese un uso más
pleno del conocimiento.
Por su parte, ya a fines del siglo XIX, Alfred MARSHALL
sostenía en sus Principles of Economics que “el conocimiento
es nuestro más poderoso motor de producción”.
El término “sociedad del conocimiento” es atribuido a Peter
DRUCKER en 1993 quien destacó que en la época de la
Revolución Industrial el conocimiento se aplicaba a
instrumentos, procesos y productos. Luego, y hasta la
Segunda Guerra Mundial, el conocimiento se aplicó al trabajo
y dio origen a lo que se conoció como la revolución de la
productividad. DRUCKER sostiene que en la sociedad del
conocimiento actual, por primera vez se estaría aplicando
conocimiento al conocimiento para obtener una clase superior
o más avanzada de conocimiento, el cual se constituye en un
factor de producción parejo con el capital y el trabajo.
1Cf. HAYEK, F. (1945). Algunas de las ideas principales ya aparecían en un
artículo anterior. Cf. HAYEK, F. (1936).
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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Esto estaría posibilitando el surgimiento de la sociedad del
conocimiento de la que hoy estamos hablando.
La profundización del fenómeno de la globalización y el
singular auge e importancia que en las últimas décadas han
cobrado la ciencia y la tecnología, y en especial el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC); las
autopistas de la información con el flujo continuo y
actualizado de datos y las flexibilidades para el acceso
acelerado a la información, todo ello con fines de fomentar el
desarrollo, son elementos trascendentales que nos permiten
hablar de una nueva etapa de esa sociedad de la
información.
La sociedad del conocimiento es más amplia y abarcadora
que la sociedad de la información. ¿Qué distingue a esta
sociedad del conocimiento de la de la información?
Consideramos que la nota más distintiva es la creciente
integración de la ciencia con la economía. Esto no es un
fenómeno nuevo, pero crece de forma paulatina en el mundo
moderno. Ello obedece, fundamentalmente, a dos razones.
La primera de ellas es el peso relativo que ha ido
adquiriendo la acumulación de conocimiento tecnológico con
relación a la acumulación de capital para el aumento de las
ventajas económicas.
La introducción de la investigación científica en la industria y
la generación de nuevos productos con valor competitivo,
fruto de la ampliación de la colaboración con centros
científicos y universidades, sustituye la tradicional
competencia basada en gran escala y bajo costo, por una
competencia basada en la diferenciación de productos,
principalmente novedosos con alto valor añadido, que
depende, a su vez, del contenido del conocimiento
incorporado al costo y al precio de esos productos.2
2LAGE DÁVILA, Agustín, La economía del conocimiento y el socialismo. Preguntas
y respuestas, Editorial Academia, La Habana, 2015, pp. 151-154.
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De ahí que la disponibilidad y acumulación de capital que en
el siglo XX era el recurso limitante para el desarrollo, ya en la
actualidad es insuficiente para mantener la competitividad,
siendo imprescindible lograr nuevos productos y tecnologías
y más aún la capacidad permanente de crear estos, a partir
de la creación de conocimientos. Por ello hoy día, a
diferencia de la economía industrial del siglo XX, si se tiene
conocimientos, puede movilizarse el capital necesario, todo
lo cual se hace cada vez más evidente en los sectores de
alta tecnología.3
La globalización constituye la segunda razón de peso. Sin
economías de gran escala es imposible el nivel actual de
internacionalización de la actividad científica en las
empresas. Ello supone la sustitución rápida de productos por
otros con valor añadido y la necesidad de fuerza de trabajo
de alta calificación. Se requiere no solo producir para cubrir
una demanda nacional, lo cual es muy importante, sino es
imprescindible producir para un ámbito territorial muy amplio,
toda vez que es la única forma de ser rentable y eficiente en
este tipo de economía basada en el conocimiento.
A partir de aquí nos preguntamos ¿qué distingue entonces a
la actual era de la sociedad del conocimiento?
En primer lugar, la información y el conocimiento son
revalorizados como mercancías. Así los países para su
crecimiento y desarrollo dependen cada vez más de activos
intangibles y menos de la obtención o extracción de materias
primas o manufacturas. El conocimiento se considera una
herramienta estratégica para el crecimiento económico y el
desarrollo de un país.
Ese conocimiento se convierte en un recurso de la economía,
por lo tanto, debe ser realizado en transacciones económicas
para generar nuevos recursos, o sea, para la reproducción
3Destacamos como sectores de alta tecnología los relacionados de forma
especial con la computación, la microelectrónica, la industria médico-
farmacéutica, la biotecnología, la nanotecnología y las telecomunicaciones.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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ampliada en beneficio de toda la sociedad. Dicho en otros
términos, se trata de transformar el conocimiento en recurso
económico y lograr su realización comercial concreta, lo cual se
denomina ciclo completo del conocimiento. De esta forma, la
ciencia se pone al servicio de la economía.
Al incorporarse el conocimiento al producto, el valor del mismo
se incluye en la estructura de los costos y de los precios. A
partir de ello se obtienen valores significativos en la
comercialización de los productos con valores agregados a
partir del conocimiento.
En la “economía del conocimiento” es requisito vital promover
y desarrollar con calidad negociaciones sobre el conocimiento
mismo, aun no incorporado a productos, como son las
negociaciones de transferencia tecnológica en sus diferentes
modalidades.
Se transforma de forma radical el aparato productivo del
conocimiento, a partir de la creación de organizaciones
productivas de base que integren la investigación, producción
y comercialización de los productos y del conocimiento, con
fuerza de trabajo de alta calificación. Estas organizaciones
deberán ser capaces de generar productos innovadores que
sustituyan importaciones, que suplan las demandas de la
economía interna y sean competitivos a nivel internacional.
Deberán, asimismo, autofinanciarse para lograr la generación
de nuevos conocimientos.
Por su parte son otros los sectores claves que dinamizan la
economía, entre los que se destacan como ya hemos hecho
alusión, las tecnologías de la información y la comunicación,
el software, la industria médico-farmacéutica, las
telecomunicaciones, la biotecnología y las ingenierías. Estos
sectores tienen un impacto cada vez mayor en el crecimiento
de la economía de los países, sobre todo de los más
desarrollados.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
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Aumenta de forma significativa la inversión mundial de los
diferentes países en Investigación, desarrollo e innovación. Hay
que destacar que se dedica aproximadamente como promedio
en esta esfera del 2 al 3 % del PIB de los países.4 En esta
dirección no solo el capital y el trabajo condicionan el
crecimiento económico de los países, sino que estudios
actuales asignan a la inversión en investigación y desarrollo un
impacto de hasta el 30 % en el crecimiento de la productividad
y, por ende, del crecimiento económico de las naciones.
Es un imperativo en los países definir políticas públicas para
el estímulo a la innovación, con la convicción de que no hay
desarrollo posible sin una base robusta de conocimiento.
Estas políticas han de tributar a que la ciencia pueda ser
apropiada socialmente y se garantice la aplicación e
introducción de los logros científicos en la economía.
Los países más innovadores se vinculan con las economías
más desarrolladas a nivel mundial: Suiza, Reino Unido,
Suecia, Holanda, Estados Unidos y China, lo que evidencia la
importancia del capital y del financiamiento para desarrollar
investigaciones científicas en campos estratégicos, pero por
otro lado clarifica sobre los resultados económicos medibles
de la economía asociada al conocimiento.
Unido a lo anterior se modifican los patrones o indicadores
que miden la calidad de la innovación; se destacan, entre
otros, las publicaciones científicas, las familias de patentes, el
rango de las universidades y el funcionamiento de empresas
de alta base tecnológica.
Por último, referenciar, y no por ello es el menos importante,
el hecho de que las creaciones científicas de alto
valor agregado es imposible llevarlas a cabo en el mundo
actual por investigadores independientes ni por empresas o
centros de investigación o universidades de forma aislada.
Las actividades conjuntas de investigación y desarrollo
4Los países que más aportan a este crecimiento en I + D + i son Israel,
China y Japón con 3 y 4 % aproximadamente.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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generan mayores posibilidades de lograr innovaciones de
productos susceptibles de ser introducidos en el mercado, de
ahí el valor de la cooperación incluso internacional y el
intercambio entre empresas, centros de investigaciones y
universidades.
Ilustremos a continuación en el panorama cubano actual la
importancia de la ciencia y la tecnología, y su apropiación social.
En 1993 el líder histórico de la Revolución Cubana
sentenciaba: “La ciencia y las producciones de la ciencia
deben ocupar algún día el primer lugar de la economía
nacional. Pero partiendo de los escasos recursos, sobre todo
de los recursos energéticos que tenemos en nuestro país,
tenemos que desarrollar las producciones de la inteligencia, y
ese es nuestro lugar en el mundo, no habrá otro. Todas esas
que se derivan del esfuerzo que estamos haciendo en las
investigaciones y en los productos de las investigaciones,
porque en eso podemos competir con japoneses, alemanes y
todos, con quienes sean”.5
La frase de Fidel tiene plena vigencia si evaluamos los
resultados actuales del sector de la ciencia y en especial el
aporte de centros como BIOCUBAFARMA6 y las
universidades cubanas en la economía cubana.
5CASTRO RUZ, Fidel, Inauguración del Centro de Biofísica Médica de la
Universidad de Oriente. 10 de febrero de 1993.
6BIOCUBAFARMA desde 2004 ocupa en Cuba el segundo lugar nacional
en exportación de bienes y servicios, y el primer lugar nacional en la
exportación de bienes no tradicionales. Datos de 2015 destacan que la
Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE) de referencia
produce, distribuye y exporta más de 1 100 productos entre genéricos y
biotecnológicos; realiza más de 30 investigaciones clínicas en 18 países.
En materia de propiedad industrial tiene 182 objetos de invención, más de
2 000 solicitudes de patentes, más de 500 patentes concedidas en Cuba y
más de 1 800 en el exterior. Exporta en más de 50 paí ses, en los cua les
existen registros internacionales de patentes, y posee más de
890 registros sanitarios en el exterior. Tiene contratos de transferencias
tecnológicas en importantes países como Brasil, China, Venezuela,
Argelia, Viet Nam, India, Sudáfrica e Irán. Tiene constituidas
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
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Los Lineamientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución destacan de forma especial cómo la
economía basada en el conocimiento es una tarea urgente
para Cuba.7
Entre las tareas insoslayables en esta dirección se encuentra
la creación y desarrollo de industrias de alta tecnología para la
elaboración de producciones de alto valor agregado. La
experiencia de la industria farmacéutica y biotecnológica
cubana aporta como novedoso la necesaria conexión directa
entre la investigación y la producción; la nueva tecnología
requiere un nuevo tipo de empresa, con capacidad de crear y
asimilar conocimientos que generen nuevos productos y
tecnologías.
Todo el aparato productivo del país, con independencia del
mayor o menor nivel tecnológico que tenga, debe incrementar
el valor añadido de sus productos y servicios.
Actualmente en el país se acomete un proceso de
reestructuración y organización del sistema empresarial y de
las entidades de ciencia y tecnología,8 lo cual se extiende a
las universidades.
cinco empresas mixtas en el exterior, de ellas tres en China, una en España
y una en Singapur. Constituye esta industria un sector priorizado para la
inversión extranjera en Cuba y ya existen importantes proyectos en estudio
en la Zona Especial de Desarrollo Económico del Mariel.
Por su parte, las universidades cubanas, después de los centros de
investigación del polo científico, hoy constituidos en em presas, son las
organizaciones que poseen la mayor cantidad de patentes concedidas en
Cuba.
7De forma especial analizar los Lineamientos números 78, 129, 131, 132,
134, 135, 138, 139 y 228.
8En relación con la reestructuración de las entidades vinculadas a la
actividad científico-técnica, fue aprobado en 2014 el Decreto-Ley
No. 323, “De las Entidades de la Ciencia, Tecnología e Innovación”.
Esta norma jurídica tiene como objetivo definir las disposiciones
relacionadas con la organización y funcionamiento de las entidades en
esta esfera. Se consideran como entidades los centros de
investigación, centros de servicios científico-técnicos y unidades de
desarrollo e innovación. También dispone los requisitos, características y
principios de funcionamiento de esas entidades.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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En relación con el sistema empresarial lo más importante que
se debe distinguir, es la necesidad en Cuba de crear
empresas de alta tecnología o de base tecnológica con un
modelo de funcionamiento diferente al común de las
empresas en otros ámbitos de actuación, ello es un imperativo
en el proceso de transformación del modelo económico
cubano que requiere por supuesto, un soporte legal, aún
inexistente para la empresa estatal en general.
Asimismo, las universidades cubanas deben acercarse al
dispositivo productivo de la sociedad cubana, ese es uno de
sus retos.9 Si bien, como ya destacamos, son las
universidades unos de los centros más generadores de
patentes, dificultades financieras no permiten que ostenten un
número significativo de patentes en el exterior y otras razones
obstaculizan lograr la comercialización u explotación
económica de ellas.
Se requiere, entonces, por una parte, un nuevo sistema de
gestión de la ciencia y el estímulo a la innovación en el marco
universitario. También se necesita pensar y articular de forma
institucional y legal las formas que permitan las alianzas
estratégicas efectivas entre las universidades y el sector
empresarial cubano durante el desarrollo de las
investigaciones, la producción, la comercialización de
productos innovadores y durante las negociaciones del propio
conocimiento.
Analizados los rasgos distintivos de la sociedad del
conocimiento, veamos qué papel tiene la propiedad industrial
en esta dirección. En este sentido consideramos que es la
propiedad industrial una vía por excelencia para la protección
de las creaciones vinculadas a las creaciones científicas y
tecnológicas.10 Sin duda, el otorgamiento de estos derechos
9Vid. LAGE DÁVILA, Agustín, op. cit., pp. 236-241.
10Vid. Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, suscrito por Cuba,
y el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
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conlleva un monopolio legal que significa el ejercicio de
derechos exclusivos en los territorios en los cuales se
encuentre protegida la modalidad durante un tiempo
determinado.
En esta dirección merece especial atención destacar el
cambio importante de la propiedad industrial a partir de la
creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y
con ella el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual
vinculados con el Comercio (ADPIC). El ADPIC establece
estándares mínimos que deben observar los países
signatarios en su legislación interna en materia de propiedad
industrial de forma obligatoria. Si bien con anterioridad a este
Acuerdo los países estaban facultados a legislar en esta
materia, en dependencia de su desarrollo industrial,
tecnológico, comercial y cultural,11 su aparición tiene como
objetivo central uniformar a escala internacional la protección
de la propiedad industrial a favor de los países más
desarrollados, los cuales son titulares mayormente de los
derechos de patentes a escala internacional. Claro que
hablamos del derecho de patentes,12 pues es el más vinculado
a la innovación tecnológica, objeto de nuestro trabajo, pero
tales principios son de aplicación al resto de las modalidades
en materia de propiedad industrial (PI).
1883, también ratificado por Cuba, en relación con la amplitud de las
modalidades que integran la propiedad industrial.
11El Convenio de París de 1883 de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) en materia de propiedad industrial concede, a
diferencia del ADPIC, libertad a los Estados para reglamentar cuestiones
en materia de derecho de patentes relacionadas con los sectores objeto
de protección, la duración de las patentes y los derechos exclusivos de los
titulares, por solo mencionar algunos, lo cual se limita de forma notoria
con la suscripción del ADPIC por todos los países integrantes de la OMC.
12En relación con las patentes vale destacar el artículo 27 del ADPIC que
amplía de forma extrema los sectores tecnológicos objeto de protección y
solo define algunas excepciones de patentabilidad definidas en el propio
artículo. Asimismo reconoce como título universal de protección en
materia de invenciones a las patentes y establece como plazo mínimo de
protección el de 20 años a partir de la presentación de la solicitud del
registro (artículo 33 del ADPIC).
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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Consideramos que uniformar en extremo a nivel internacional
la materia de propiedad intelectual resulta muy negativo para
los países en vías de desarrollo, pues como ya apuntamos, se
requiere legislar en esta materia en función de las
necesidades de desarrollo.
En tal sentido los Estados a la hora de legislar en este campo
deberán analizar de forma minuciosa las flexibilidades del
ADPIC en materia de exclusión de sectores objeto de
protección por la vía de las patentes, las limitaciones al
ejercicio de los derechos de los titulares como pueden ser las
licencias obligatorias y el agotamiento de los derechos y en la
esfera de la observancia de estos, todo ello con el objetivo de
no fortalecer de forma indiscriminada los derechos de los
titulares y crear posiciones monopólicas en extremo nefastas
para el desarrollo económico de los países y el estímulo a la
creación. Unido a esto consideramos que deben aplicarse y
regularse procedimientos rigurosos de concesión de los
derechos que incluyan exámenes tanto de forma como de
fondo que tributen a la concesión de títulos exclusivos cuando
realmente las innovaciones son novedosas y tienen una altura
inventiva; además, los terceros deben cada vez más hacer
uso de las oposiciones durante la realización de ese
procedimiento con el fin de oponerse cuando consideren que
las solicitudes de patentes no reúnen los requisitos exigidos
en las normas.
Todo lo anterior con el fin de que las políticas y normativas en
materia de propiedad industrial logren el justo equilibrio entre
el estímulo a la creación e investigación científica, y la
garantía al acceso y la difusión del conocimiento científico y
tecnológico.
3. La contratación asociada a la propiedad industrial
en la economía del conocimiento ¿qué la tipifica?
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), “tecnología” significa un conocimiento sistemático para
la manufactura de un producto, la aplicación de un proceso o la
prestación de un servicio, ya sea que dicho conocimiento se
refleje en una invención, un diseño industrial, un modelo
utilitario o una nueva variedad vegetal; o en información o
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
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calificación técnica; o en los servicios de asistencia prestados
por expertos para el diseño, instalación, operación o
mantenimiento de una fábrica; o para la dirección de una
empresa industrial o comercial o sus actividades.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI) define a la “tecnología” como un
sistema de conocimientos, técnicas, habilidades, pericias y
organización utilizados para producir, comercializar y utilizar
bienes y servicios que satisfagan demandas sociales y
económicas.
Otras organizaciones internacionales y especialistas también
han definido el término “tecnología” y en todas las definiciones
se observa que constituye un término abarcador que se
asemeja a conocimiento aplicado a actividades productivas en
el orden industrial, comercial o en la esfera de los servicios.
Si partimos entonces del concepto de tecnología, vemos que
existe un amplio espectro o abanico para la contratación en
este ámbito que abarca la generación de nuevos productos
con valor agregado, el desarrollo de productos ya existentes,
la comercialización de los derechos de propiedad industrial
(PI), los servicios científicos técnicos, la venta de productos
que ostentan derechos de PI y la asistencia técnica, entre
otros. O sea, existe una amplia gama de formas contractuales
para refrendar legalmente las relaciones necesarias para la
creación del conocimiento, su explotación comercial y la
comercialización de productos con un componente innovativo
importante, protegidos en muchas ocasiones a través de
diferentes modalidades de la propiedad industrial.
Evaluemos a continuación las notas distintivas que
caracterizan a la contratación vinculada a la esfera de la
ciencia y la tecnología.
En primer lugar, casi siempre se trata de contratos
que tienen una tipicidad social, por el uso expandido de
estos en la práctica comercial, pero, no obstante, por lo
general no se encuentran tipificados legalmente en los
ordenamientos jurídicos y carecen de normas especiales de
regulación. Como veremos más adelante, la regulación de la
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
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transferencia de tecnología a menudo se realiza con otros
fines y a través de otros mecanismos. Debemos destacar
que las principales vías contractuales empleadas en este
proceso de transferencia tecnológica son los contratos de
licencias de los derechos de propiedad industrial, los
contratos de asistencia técnica, el contrato de franquicia, los
contratos de distribución exclusiva, los negocios asociados a
la inversión extranjera y los contratos de compraventa con
documentación técnica asociada.
En la mayoría de las ocasiones se utilizan contratos mixtos
que engloban varias variantes o figuras contractuales como
licencias de diferentes modalidades de PI, asistencia técnica,
servicios científicos técnicos, codesarrollo conjuntos de
nuevos productos, producciones cooperadas, acuerdos de
cotitularidad para el ejercicio conjunto de la titularidad sobre
modalidades de propiedad industrial, por solo señalar algunos
ejemplos, de hecho así acontece en la práctica contractual. El
fundamento de ello radica en que las relaciones asociadas a
la generación, desarrollo y explotación de creaciones de la
ciencia y la técnica constituyen relaciones complejas que
reclaman precisiones contractuales diversas y específicas, en
las cuales la autonomía de la voluntad y su ejercicio es
determinante, aunque existen prescripciones imperativas en
determinados campos de actuación.
Priman los contratos internacionales para la transferencia de
tecnologías entre empresas de diferentes países y sistemas
de derecho distintos, dada la naturaleza de las transacciones
que analizamos. La definición de la ley aplicable a esos
contratos y los foros de competencia resultan temas de suma
importancia, así como el análisis de normas imperativas o de
orden público que bien pueden limitar la autonomía material y
conflictual en determinados supuestos.
Un análisis del Derecho Comparado y de la evolución
internacional de la regulación de la transferencia de tecnología
nos lleva a colegir que, como probablemente en ninguna otra
rama del Derecho, la evolución internacional del Derecho
regulatorio de la transferencia internacional de tecnología
encuentra su centro en América Latina. En el Derecho
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
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normativo de la transferencia de tecnología se observan dos
sistemas de regulación de los contratos de esta; el primero de
ellos consiste en crear un mecanismo en virtud del cual los
organismos estatales examinen los contratos de transferencia de
tecnología y procedan a su aprobación; el segundo se refiere a
la aplicación de la legislación antimonopolio o defensa de la
competencia a los contratos de transferencia de tecnología. Esta
legislación se aplica por las autoridades judiciales o específicas
para la implementación de este tema.
En este sentido, también pueden distinguirse diversas etapas
en la regulación internacional de la transferencia tecnológica.
En una primera etapa, que se puede llamar de creación, la cual
se concentró en la década del setenta, diversos países
latinoamericanos13 acompañados de Japón y España
establecieron fuertes regímenes regulatorios específicamente
aplicables a la transferencia de tecnología, en especial a la
efectuada entre licenciantes y licenciatarios. En una segunda
etapa que se puede ubicar entre los años 1975 hasta 1985,
este tipo de regímenes se extendió a otros países en vías de
desarrollo, y se promovió, inclusive, por este período, el Código
Internacional de Conducta para la Transferencia de Tecnología.
Una tercera etapa, que comenzó a partir de los años noventa, en
la cual se observa la tendencia de los países latinoamericanos
de abandonar estos regímenes de regulación directa sobre la
transferencia de tecnología. En los últimos 10 años se revela,
en este sentido, un claro proceso de desregulación en casi
todos los países de América Latina. Este proceso se ve
caracterizado, además, por una mínima o nula intervención del
13Algunos de los países que dictaron legislaciones de este tipo fueron:
Argentina, con la Ley No. 19.231 de fecha 10 de septiembre de 1971, esta
creaba el Registro Nacional de Contratos de Licencias y Transferencia de
Tecnología dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
Ley Mexicana con fecha 30 diciembre de 1972 sobre Transferencia de
Tecnología, que creaba el Registro de Transferencia de Tecnología y el
Uso y Explotación de Patentes y Marcas. En Brasil se dispuso el Acto
Normativo No. 15 de 1971, sobre la inscripción de los contratos de
transferencia de tecnología.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
40
Estado en la evaluación de los contratos de licencias de
patente y secreto empresarial.
Según nuestra consideración, esta tendencia a la
desregulación produce, entre otras, las siguientes
consecuencias: no se orienta a las empresas adquirentes de
tecnologías, por lo que se observa una ausencia de guías y
metodologías sobre la gestión de tecnologías; no se tiene
claridad del valor de las tecnologías que se adquieren; se
imponen obligaciones restrictivas en los contratos de licencias
que pueden ser lesivas a la economía de estos países; no se
logra el acceso a nuevos mercados; no se adquieren
tecnologías en correspondencia con las necesidades propias
del país receptor y no se consolidan las capacidades
nacionales de desarrollo tecnológico.
Si bien consideramos que la regulación de esta materia puede
realizarse a través de las normas del derecho de defensa de
la competencia, lo cual constituye la práctica moderna, sí se
requiere un control estatal del proceso de transferencia
tecnológica.
Otro rasgo distintivo de la contratación en este sector es la
participación de varios organismos internacionales desde
diversas ópticas o con diversos intereses y finalidades.
En el seno de la Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los esfuerzos dirigidos a
lograr una regulación internacional de la transferencia de
tecnología quedaron plasmados en un conjunto de
documentos que comprende el período entre 1960 y 1975.
El proyecto de Código Internacional de Conducta para la
Transferencia de Tecnología fue negociado bajo los auspicios
de la UNCTAD entre los años 1976 y 1985, el cual representó
la cúpula más alta de defensa de la regulación de
transferencia tecnológica. El proyecto intentaba, entre sus
objetivos: a) facilitar e incrementar el flujo internacional de
tecnología protegida o no mediante propiedad intelectual;
b) fortalecer la capacidad científica y tecnológica de todos los
países, particularmente de los países en desarrollo; c) lograr
la formulación e implementación de políticas nacionales, leyes
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
41
y regulaciones en materia de transferencia de tecnología,
entre otros.
Es lamentable que el Código de Conducta no entrara en vigor,
pues en él se propiciaba que los países en desarrollo
mantuvieran un control del proceso de adquisición de
tecnologías, de las cláusulas restrictivas y de los efectos de
estas condiciones sobre el desarrollo y la economía nacional.
En opinión de la autora, estos aspectos que fueron
establecidos debieron ser rescatados en otros acuerdos
internacionales, con el objetivo de incluir disposiciones más
explícitas sobre esta materia.
El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual
vinculados con el Comercio, de la OMC, refiere varias
disposiciones que se relacionan con la materia de
transferencia de tecnología.14 Todas estas condiciones fueron
defendidas por los países desarrollados utilizando como
argumento que el comercio de productos y servicios mediante
normas reforzadas, contribuye a la innovación tecnológica y al
acceso de tecnologías foráneas en países en desarrollo. De
forma especial se dispone que los Estados pueden especificar
en sus legislaciones internas las prácticas o condiciones
relativas a la concesión de licencias que puedan constituir un
abuso de los derechos de propiedad industrial y, por
consiguiente, tengan un efecto negativo sobre la competencia
en el mercado correspondiente. Asimismo, el artículo 66 del
ADPIC realiza una declaración de principios que aún está por
materializarse de forma explícita, al disponer que los países
desarrollados miembros ofrecerán a las empresas e
instituciones de su territorio incentivos destinados a fomentar
y propiciar la transferencia de tecnología de los países menos
adelantados miembros, con el fin de que estos puedan
establecer una base tecnológica sólida y viable.
En general, este Acuerdo adopta un test de competencia en
consonancia con los intereses de los países desarrollados y
carece de acciones favorables para resolver los problemas de
14Vid. los artículos 7 y 8 (Objetivos y Principios) y la Sección 8 (Control de
las Prácticas Anticompetitivas en las Licencias Contractuales).
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
42
la transferencia de tecnología en los países en desarrollo y
menos adelantados.
La transferencia de tecnología en el seno de la OMPI ha sido
tratada de forma secundaria. Es válido señalar que el Acuerdo
que le dio origen a esta Organización carece de disposiciones
en relación con esta materia. Sin embargo, cuando esta se
convirtió en una Agencia especializada de las Naciones
Unidas en 1974, en el acuerdo suscrito a tales efectos, se
asumió la obligación de cooperar dentro del campo de su
competencia para promover y facilitar la transferencia de
tecnología hacia los países en desarrollo. Ello se realiza
mediante la asistencia técnica a estos países en atención a
sus objetivos en el campo de la ciencia, la tecnología, el
comercio y el desarrollo. En correspondencia con lo anterior,
en el trigésimo primer período de sesiones de la Asamblea
General de la OMPI, efectuado en Ginebra del 27 de
septiembre al 5 de octubre de 2004, se propuso por parte de
Argentina y Brasil, el establecimiento de un Programa de la
OMPI para el Desarrollo. De acuerdo con lo analizado en los
documentos realizados por la OMPI en este Programa, se
propuso la creación de un Comité Permanente de Propiedad
Intelectual y Transferencia de Tecnología en el que se
considerasen acciones encaminadas a asegurar una
transferencia eficaz de la tecnología hacia los países en
desarrollo y los menos adelantados.
Desde la perspectiva de la OMPI, es importante mencionar
que el trabajo de esta Organización ha estado encaminado
fundamentalmente a la realización de estudios y publicaciones
en torno al tema de transferencia de tecnología. Pero no
existe ninguna normativa que sirva de guía para los países en
desarrollo la cual ayude a normar estos temas. Para los
estudios realizados en el seno de esta institución, han sido
convocados expertos en esta materia que provienen
principalmente del sector privado. Entre esas publicaciones
cabe destacar: la Guía de licencias para los países en
desarrollo (OMPI, 1977) y el manual titulado: Intercambiar
valor: negociación de acuerdos de licencia de tecnología
(OMPI, 2005). Consideramos que han sido dos instrumentos
básicos y orientadores para los países en lo relativo a la
contratación asociada al proceso de transferencia tecnológica.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
43
El manual sobre la negociación de acuerdos de licencia de
tecnología fue realizado más recientemente por la OMPI en
colaboración con el Centro Internacional de Comercio (CCI)15 y
por ello se adecua a los intereses actuales del mercado. Este
fue concebido como un manual de capacitación, con el objetivo
de formar a los diferentes especialistas que se involucran en
las negociaciones mediante acuerdos de licencias de
tecnologías. Esta publicación resume los materiales utilizados
en un conjunto de seminarios internacionales, que ambas
instituciones realizaron entre mayo de 2000 y octubre de 2001
en un grupo de países en desarrollo.
También se puede destacar que el CCI publicó una guía
titulada: “La clave de la propiedad intelectual: guía para los
pequeños y medianos exportadores” (2004), con el propósito
de mostrar a la propiedad intelectual como una herramienta
clave para las exportaciones.
En esta esfera de la contratación en materia de transferencia
tecnológica, no podemos desconocer como un rasgo especial
el control estatal sobre esta actividad que se expresa en
regulaciones precisas sobre aspectos medulares como: el
examen, la aprobación y el control previo de determinados
contratos; la definición de cláusulas que se consideran nulas,
toda vez que restringen la competencia, y en esta misma
dirección el monitoreo de los procesos de transferencia de
tecnología para evitar abusos de poder de los titulares de los
derechos de propiedad industrial.
Ejemplos interesantes de cláusulas consideradas como
abusivas o restrictivas pueden ser:
挑 Las que imponen la obligación de no introducir
modificaciones al producto comprendido en el derecho
15Es el centro de coordinación del sistema de las Naciones Unidas para la
cooperación técnica con los países en desarrollo en materia de promoción
del comercio. El CCI colabora con los países en desarrollo y con las
economías en transición, y especialmente con los sectores empresariales,
para establecer programas nacionales eficaces de promoción del
comercio con el fin de ampliar sus exportaciones y mejorar sus
operaciones de importación.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
44
de propiedad industrial objeto de la licencia sin una
autorización justificada.
挑 Las que imponen la obligación de emplear personal
designado por el licenciante de forma permanente o
por un período prolongado, sin que existan razones
que lo justifiquen.
挑 Las que contienen obligaciones que puedan limitar,
regular, alterar, interrumpir o impedir las actividades de
investigación y desarrollo tecnológico del licenciatario.
挑 Las que prohíben impugnar por vía administrativa y
judicial la validez de los derechos de propiedad
industrial involucrados en la licencia.
挑 Las que prohíben al licenciatario la presentación de
solicitudes de derechos de propiedad industrial resultantes
de su desempeño empresarial independiente.
挑 Imposición del uso exclusivo de las marcas del
licenciante.
挑 La obligación de que una de las partes use los
perfeccionamientos y mejoras que realice el
proveedor, aun cuando no sean de su interés.
挑 Cláusulas que impongan obligación de suministro
exclusivo por el licenciante o por un tercero designado
por este (cláusulas ligadas).
挑 Obligación de conceder derechos sobre las mejoras de
la tecnología (cláusula de retrocesión).
挑 Las cláusulas que limitan el volumen de producción del
producto.
挑 Las que exijen precios de venta o reventa.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
45
挑 Las que imponen restricciones a la exportación por
parte del licenciatario.16
De forma general en las legislaciones de los diferentes países
se admite la posibilidad de incluir alguna de estas cláusulas
cuando un análisis general del negocio considere necesaria y
prudente su inclusión, a los efectos de garantizar los fines de
la transacción comercial y no afectar los intereses de las
partes además del interés estatal.
Otra forma de control estatal sobre estos contratos es lo
relacionado con su registro. En el Derecho Comparado este
tema no se regula de forma uniforme. En ocasiones se exige
el registro de forma obligatoria y en otras legislaciones se
establece su carácter facultativo. Sin embargo, los efectos no
son los mismos, a veces es meramente informativo, en otros
es condición para la validez de los contratos y en muchos
casos el registro es para que el contrato surta efectos ante
terceros. En materia de anotación, en ocasiones se exige la
anotación y el registro de todos los contratos, y en otros se
exige solo para los exclusivos. Asimismo se dispone en
diferentes legislaciones para su anotación, el análisis del
impacto de los contratos para la competencia y la valoración
de si no producen efectos nocivos para la economía nacional.
La autoridad que realiza el análisis y ante quien se registran,
tampoco siempre es la misma, pero priman las oficinas
registrales en materia de propiedad industrial.
Relacionado con lo anterior es importante tener claridad sobre
los efectos jurídicos derivados de la anotación de los contratos
de licencias de patentes y de marcas, en especial cuando se
producen litigios en esta esfera. Entre ellos podemos mencionar:
挑 La publicidad.
挑 Demostrar la explotación de la patente.
16El artículo 40 del Acuerdo ADPIC de la OMC dispone de forma especial
como cláusulas restrictivas de la competencia las condiciones exclusivas
de retrocesión y las condiciones que impidan la impugnación de la validez
de la patente.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
46
挑 Demostrar el uso de la marca.
挑 Demostrar la legitimación activa del licenciatario en
caso de que se encuentre facultado en el contrato para
ejercer acciones ante infracciones de los derechos
ante las instancias correspondientes.
挑 Probar la notoriedad de la marca o la distintividad
sobrevenida.
4. Desafíos actuales para Cuba
Ya evaluamos la importancia económica y social del
conocimiento para Cuba y su apropiación social.
Analizaremos a continuación los principales retos que enfrenta
nuestro país actualmente en el orden jurídico en materia de
propiedad industrial asociada a la contratación económica,
para acercarnos al postulado sostenido en el desarrollo del
trabajo acerca de la necesidad de acercar la ciencia a la
producción y fundamentar una economía basada en el
conocimiento.
4.1. Cambios normativos en el país y su
correcta implementación
A partir de la suscripción de Cuba al ADPIC de la OMC, se ha
perfeccionado la legislación sustantiva en esta materia.17
Unido a ello, en 2012 se aprobó el Decreto-Ley No. 304, “De
la Contratación Económica”. Esto ha impuesto disyuntivas que
debemos enfrentar:
挑 Inicialmente destacar que estos contratos en materia
de ciencia y tecnología no se encuentran tipificados en
17Desde el propio año 1995, Cuba comenzó de forma paulatina a cambiar
su legislación en esta materia para cumplir los compromisos derivados de
este Acuerdo en correspondencia con nuestras prioridades de desarrollo y
políticas públicas. Así, hoy tenemos una legislación moderna en materia
de invenciones, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas y otros
signos distintivos, indicaciones geográficas, variedades vegetales,
topografía de circuitos integrados, por destacar las principales
modalidades de la propiedad industrial objeto de reglamentación.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
47
nuestro ordenamiento jurídico como tal. El nuevo
Decreto No. 310 de 2012 sobre los tipos contractuales
en materia de contratación económica no los incluye,
lo cual consideramos acertado y en las disposiciones
sustantivas en materia de propiedad industrial, en
especial la de invenciones y signos distintivos, existen
normas muy limitadas sobre los contratos de licencia.18
Significar que a partir de la aprobación de la política en
materia de propiedad industrial que ya referenciamos,
existe actualmente un proyecto de normativa
denominado “Sobre disposiciones contractuales de PI
en los negocios jurídicos”, en el cual se regulan de
forma especial las normas relativas a las disposiciones
de propiedad industrial en los contratos de licencia y
cesión para la adquisición de tecnología no incorporada,
las normas relativas a PI para la adquisición de
tecnología incorporada y lo concerniente a las
disposiciones de PI en los convenios de colaboración
económica y científico-técnica. De hecho transitaremos
a la tipificación legal de estas formas contractuales.
挑 La norma sustantiva reconoce la universalidad de la
patente como forma de protección de las invenciones y,
por ende, desaparece el certificado de autor.19 De esta
forma son las empresas y demás personas naturales y
jurídicas que operan en la economía nacional los
titulares de las patentes. Esto supone la posibilidad
real de comercializar en el ámbito interno no solo las
marcas, sino el resto de las modalidades de la PI más
vinculadas a la ciencia y la tecnología a través de
18Vid. Decreto-Ley No. 290, “De las Invenciones y Dibujos y Modelos
Industriales” de 2012, artículos 9 y 10, y Decreto-Ley No. 2013, “De
Marcas y Otros Signos Distintivos” del año 2000, artículos 83 al 87.
19El Decreto-Ley No. 68 establecía el certificado de autor como forma de
protección de las invenciones en los casos definidos en los artículos 75 y
39, referidos a las creaciones logradas en el marco del empleo y a la
protección de determinados objetos de invención que ameritaban esta
forma especial de protección por el carácter sensible de ellos para la
economía nacional. Los derechos exclusivos otorgados por el certificado
de autor correspondían al Estado cubano y no caducaban.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
48
diferentes formas contractuales como la cesión y la
licencia, por lo que de hecho deben ampliarse los
vínculos contractuales en esta esfera. Estos contratos,
como ya hemos destacado, son contratos complejos
que demandan un claro entendimiento de los principios
e instituciones fundamentales de la contratación en
general y de la materia de propiedad industrial, y
nuestra consideración es que aún no estamos lo
suficientemente preparados para ello.
挑 La fase de concertación del contrato desempeña un
papel trascendental en este ámbito de la ciencia y la
técnica, por lo que se deberá velar por un proceso de
negociación bien fundamentado, donde de manera
equilibrada deben cumplirse los principios de
autonomía de la voluntad, igualdad de las partes e
interés general definidos en la norma general sobre
contratación económica vigente en el país.20 Resultan
negociaciones complicadas y difíciles que requieren el
vínculo acertado de criterios técnicos, legales y
económicos.
挑 Necesidad de interpretar y aplicar de forma coherente
las normativas vigentes en materia de contratación en
este sector.21 Por solo distinguir un ejemplo, debemos
destacar dentro del contenido del contrato la cláusula
de exclusividad, pues tal como está regulada en la
normativa general de contratación y la norma especial
en materia de invenciones, resulta contradictoria.
Por una parte, el Decreto-Ley No. 304 establece en su
artículo 43 que la exclusividad debe hacerse constar
de forma expresa, no se presume, lo cual
consideramos atinado. A contrario sensu, el Decreto-
Ley No. 290 dispone en su artículo 9.1 que las
20Vid. Decreto-Ley No. 304 “De la Contratación Económica” de 2012,
artículos 3, 4.1 y 8.
21Vid. en Decreto-Ley No. 304, “De la Contratación Económica”, artículos
relativos a los principios en materia de contratación (arts. 3 al 8) y del
contenido del contrato (art. 43). Asimismo, el Decreto-Ley No. 290 de
2012, “De las Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales” (art. 9).
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
49
licencias tienen carácter exclusivo salvo pacto en
contrario. Nos preguntamos ¿qué criterio aplicar ante
esta contradicción evidente? Son ambas normas de la
misma jerarquía y si bien el Decreto-Ley No. 304 es
rector en la contratación, el Decreto-Ley No. 290
constituye la norma sustantiva especial a aplicar en
materia de invenciones, en la cual de manera muy
limitada se regulan cuestiones referidas a los contratos
de licencia. Nuestra recomendación es pactar de forma
expresa en estos contratos, el carácter exclusivo o no
de los mismos teniendo en cuenta las particularidades
del negocio, para que la voluntad de las partes se
reconozca de forma evidente, sin lugar a otras
interpretaciones.
挑 En el contenido de estos contratos, además de la
cláusula de exclusividad ya referenciada, se deben
tener presentes otras cláusulas importantes como el
precio; la forma de pago; la vigencia del contrato,
dado el carácter territorial de los derechos; la
confidencialidad y la necesidad del uso de términos
internacionales como pueden ser los ya mencionados
cuando analizamos el papel de los organismos
internacionales en esta esfera, en especial las guías
de licencias elaboradas por la OMPI.
挑 En relación con el precio es de sumo valor la debida
valuación económica de los bienes objeto de la
negociación, tanto si se refiere a bienes materiales con
valor agregado, ya que ostentan derechos de
propiedad industrial, o si se negocian derechos de
propiedad industrial a través de cesiones o licencias de
los derechos.22 Tengamos presente que la rapidez
del progreso científico-técnico fundamenta, además, el
22Vid. Resolución No. 83 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) de
2012, referida a la valuación de activos. En el apartado sexto incluye los
derechos de PI. En tal sentido define el procedimiento para la autorización
de las entidades evaluadoras por el MFP y los requisitos de los peritos
que emiten los dictámenes.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
50
cambio del valor de estos activos por el paso del tiempo,
lo que amerita su valuación sistemática y la incidencia de
ello en la posible modificación del contrato.
挑 Respecto a la confidencialidad, ella constituye una
cláusula de inapreciable valor en especial en los
contratos de licencias de patentes y de know how o
información no divulgada. La forma de pactarla
requiere conocimiento e inteligencia, por su influencia
en la pérdida de los derechos sobre la información de
cualquiera de las partes. En ocasiones se requieren
contratos autónomos o propios de confidencialidad
asociados a futuros contratos de licencias.
挑 Asimismo se requiere analizar la posibilidad no solo de
licenciar las patentes ya concedidas, sino que nuestra
normativa interna da la posibilidad de licenciar las
solicitudes de patentes y las solicitudes de registro de
modelos de utilidad o dibujos y modelos industriales,
toda vez que ellas tienen un importante valor
económico.23 Resulta muy importante evaluar desde
que se tiene presentada una solicitud, la posibilidad
real de su licenciamiento y ello obedece a un análisis
de riesgo y conveniencia por las partes según el caso
concreto. En esta dimensión es insoslayable pactar en
estos tipos de contratos cláusulas de garantía para el
caso de que no llegue a concederse la solicitud de la
modalidad respectiva.
挑 El contrato en esta esfera es muy importante como
también ya hemos apuntado, desde el momento de
generación del conocimiento. De ahí la conveniencia de
respaldar de forma legal, a través de contratos, las
investigaciones o proyectos de investigación conjuntos
entre centros de investigación, empresas y universidades
23Vid. artículo 9.1 del Decreto-Ley No. 290 de 2012, el cual dispone que el
solicitante o el titular de una patente o de un registro puede autorizar la
explotación del objeto de la patente o el registro a un tercero a través de
licencias.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
51
tanto a nivel nacional como internacional. En Cuba en
esta materia estamos bastantes desprotegidos, toda
vez que ahora es que comenzamos a comprender la
importancia de respaldar en el orden legal esta valiosa
etapa de generación del conocimiento. Importantes
cláusulas que se deben pactar en estos contratos son
las relativas a la definición y preservación de los
derechos preexistentes de cada una de las partes que
se aportan a la realización de la nueva investigación, la
titularidad de los nuevos resultados creativos que se
logren a partir del proyecto y de los perfeccionamientos y
mejoras en relación con investigaciones anteriores que
se involucren en la nueva investigación, las acciones
de publicación o divulgación de los resultados
derivados de la ejecución del acuerdo, la forma de
proteger los resultados y su cobertura territorial, por
solo destacar algunos elementos. Asimismo cuando de
estos proyectos conjuntos se derive una cotitularidad,
esta demanda entonces de la firma de acuerdos de
cotitularidad en los cuales se disponga la forma de
ejercer la titularidad de estos derechos de forma
compartida, el alcance de los actos de disposición
sobre ellos, cómo proceder para la realización del
registro, el mantenimiento y la defensa de estos
derechos. Ya expusimos que en el proyecto de norma
en materia contractual vinculada a la propiedad
industrial se disponen importantes prescripciones
acerca de la regulación de los acuerdos de
colaboración económica y científico-técnica.
4.2. Control de la transferencia tecnológica
En nuestro país no existe una normativa especial en materia de
transferencia de tecnología ni una regulación típica de los
contratos en esta materia, como ya apuntamos. Sin embargo, sí
se efectúa un control estatal sobre estos, fundamentalmente a
través de las siguientes vías:
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
52
挑 Aprobación de los contratos en materia de
transferencia de tecnología vinculados a la inversión
nacional,24 la inversión extranjera y los proyectos de
colaboración científico-técnica,25 donde opera un
proceso de control previo de esos contratos para su
autorización.
挑 Se consideran nulas las cláusulas abusivas o restrictivas
de la competencia que se incorporen a estos contratos.26
挑 Se requiere, conforme a las normativas sustantivas
vigentes en materia de propiedad industrial, la anotación
de los contratos de licencias de invenciones, modelos de
utilidad, diseños industriales y marcas en la oficina
registral para que surtan efectos jurídicos ante terceros.
Esta oficina, para anotar esos contratos, deberá evaluar
24Vid. Decreto No. 327, “Reglamento del Proceso Inversionista” de 11 de
octubre de 2014 y la Resolución No. 224/2014 del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) que establece el procedimiento de
los permisos requeridos en el proceso inversionista para la tecnología que
se otorgan por el CITMA.
25Analizar la Resolución No. 15 de 2006 del extinto Ministerio de Comercio
Exterior e Inversión Extranjera (MINVEC), que en su Capítulo III regula lo
concerniente a los proyectos de colaboración internacional. Esta norma
fue modificada por algunos numerales de la Resolución No. 2008 del
MINVEC. En virtud de esas normas, la Oficina Cubana de la Propiedad
Industrial revisa los proyectos del CITMA, toda vez que cada organismo
establece la forma de evaluar los proyectos de colaboración de su
sistema. Se encuentran en proceso de revisión.
26El Decreto-Ley No. 304 de 2012, “De la Contratación Económica”, en su
artículo 4.2 dispone que son nulas las cláusulas abusivas en las que se
obligue a una de las partes a someterse a condiciones gravosas o
desproporcionadas, y que sean el resultado de una imposición de la otra
parte derivada de su posicionamiento privilegiado en la relación.
Los artículos 184 y 185 del Decreto-Ley No. 168/1983 disponen las
cláusulas restrictivas de la competencia que no deben ser incorporadas en
los contratos de comercialización de los derechos de propiedad industrial.
En proceso de elaboración se halla una norma que regula los contratos en
materia de PI, la cual definirá con mayor precisión lo relativo a las cláusulas
restrictivas en estos tipos de contratos y derogará los artículos 184
y 185, los únicos que actualmente se mantienen vigentes del citado
cuerpo normativo.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
53
que no causen perjuicios a la economía nacional o no
vayan en contra de la legalidad, cuestión esta que
debe ser perfeccionada, pues en muchas ocasiones no
se efectúa tal cual se encuentra regulado.27
4.3. Propiedad industrial y contratación en el
marco de la inversión extranjera
Como conocemos, uno de los principales objetivos que
persigue la inversión extranjera en nuestro país es la
adquisición de tecnología, la cual a menudo goza de
protección a través de las modalidades de la PI. Por su parte,
los productos son comercializables utilizando signos
distintivos, los cuales deben ser debidamente determinados y
protegidos. La nueva normativa en materia de inversión
extranjera define como aportaciones no dinerarias los
derechos de propiedad intelectual, así como determina la
forma de valuar estos derechos para su aportación al negocio
internacional.
En esta materia se remite a la legislación vigente y a lo
definido por las partes en los documentos constitutivos y, por
tanto, es en esta dimensión donde se le atribuye un notorio rol
a la contratación.
En tal sentido, en el convenio de asociación o en el contrato
de asociación económica internacional debe quedar bien
refrendado, entre otras cuestiones, el tipo de aporte y su
correcta instrumentación legal tanto en el momento de
27Vid. en materia de invenciones, modelos de utilidad y dibujos industriales,
los artículos 9.2 y 129 del Decreto-Ley No. 290 de 2012, “De las
Invenciones y Dibujos y Modelos Industriales”. En especial, en este último
artículo se dispone que no se anotarán las licencias que puedan tener
efectos perjudiciales para el comercio, la economía nacional o sean
contrarias a derecho; se refieran a una patente o registro que se hubiera
extinguido, o su duración sea superior a la vigencia de la patente o del
registro. En materia de signos distintivos analizar los artículos 84 y 85 del
Decreto-Ley No. 203, “De Marcas y Otros Signos Distintivos”. El artículo 85
dispone que no se anotarán las licencias que puedan tener efectos
perjudiciales para la economía nacional o sean contrarias a la legalidad.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
54
constitución del negocio o en tiempos posteriores al período
fundacional; su valoración, cómo protegerlo y gestionarlo
durante la vigencia del contrato, que supone la forma de
explotación de los derechos de propiedad industrial por la
empresa mixta; la titularidad de los derechos de propiedad
industrial que surjan durante el funcionamiento de la
empresa mixta y el destino de estos a la hora de liquidar la
empresa o dar por terminado el contrato. Asimismo resulta
importante lograr nuevos perfeccionamientos y mejoras
susceptibles de protección por la vía de la propiedad
industrial como parte del proceso de asimilación de la
tecnología adquirida, con el objetivo de lograr la autonomía
tecnológica, y es precisamente en el contrato donde debe
pactarse la titularidad de estas creaciones asociadas a los
perfeccionamientos y mejoras.
En adición a lo anterior es de destacar que en
correspondencia con el artículo 57 de la Ley No. 118/2014 y
la Resolución No. 129 del MINCEX, cuando en un contrato
de asociación económica internacional se aporten derechos
de propiedad industrial, la propuesta de ese contrato deberá
ser analizada por la Oficina Cubana de Propiedad Industrial,
quien deberá dictaminarlo de forma positiva para que
proceda el negocio,28 por lo que opera un control previo
sobre el mismo como evaluamos en el apartado precedente.
28Artículo 57 de la Ley No. 118/2014. El MINCEX presenta a la
consideración del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente la
propuesta de inversión que reciba; este último evalúa su factibilidad
tecnológica y las medidas para la protección y gestión de la propiedad
intelectual necesarias para garantizar la soberanía tecnológica del país.
La Resolución No. 129 del MINCEX establece las bases metodológicas
para la presentación de oportunidades de inversión extranjera y
elaboración de los estudios de factibilidad, y dentro de ellas dispone en el
contenido de la fundamentación técnico-económica, lo relativo a la
propiedad intelectual y la transferencia de tecnología.
CONTRATACIÓN Y PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO. DESAFÍOS…
55
5. Conclusiones
Desde hace algún tiempo, el mundo transita de las economías
industriales a las economías fundadas en el saber, lo cual
indica que todos los modos de formación del valor se
encuentran asociados al empleo constante de innovaciones
tecnológicas. Así las economías no están basadas única- ni
principalmente en la acumulación de capital físico y materias
primas, sino en la producción permanente del conocimiento.
La propiedad intelectual como disciplina por excelencia
encargada de proteger las creaciones intelectuales adquiere
connotaciones especiales en el mundo actual, a partir de la
globalización de los procesos económicos y la adopción de
acuerdos y tratados internacionales vinculados al comercio que
pretenden uniformar, a través de estándares comunes, las
disposiciones de la PI para todos los países, desconociendo las
asimetrías en cuanto al nivel de desarrollo de estos en el orden
económico, industrial, comercial, tecnológico y cultural.
Ante ello, la contratación nacional e internacional en la esfera
de la ciencia y la tecnología adquiere un valor prioritario en
las diferentes etapas de generación, explotación y
comercialización de los resultados creativos que ostentan
derechos intelectuales, a partir de la consecuente observancia
y aplicación de principios reconocidos de forma universal,
como la autonomía de la voluntad y la buena fe, así como el
interés general que cobra plena vigencia por la función social
del contrato, en especial en este campo, en el cual la
implementación de políticas públicas es tema prioritario.
A nivel internacional existen desafíos importantes en el tema
de la transferencia tecnológica, teniendo en cuenta que la
tendencia es regularla a través de las normas de defensa
de la competencia y que el sistema de propiedad industrial, tal
y como está concebido, no es suficiente para ello. En especial
se requiere la implementación de instrumentos de política que
persigan como objetivo el desarrollo de tecnologías propias y
el uso eficaz de las tecnologías extranjeras; el desarrollo
de sistemas de innovación, ciencia y tecnología; la promoción
al acceso de nuevas tecnologías; la preparación de equipos
negociadores para la contratación en el sector y el
establecimiento de vínculos entre universidades y el sector
empresarial.
Dra. Marta MORENO CRUZ y Dra. Liudmila MORÁN MARTÍNEZ
56
En Cuba, en la actualidad, podemos decir que existe una
regulación directa de la transferencia de tecnología,
caracterizada por un conjunto de disposiciones legales, a partir
de las cuales el Estado asesora, evalúa y controla algunos
procesos de la transferencia tecnológica. Se observa una
dispersión legislativa en el sector, así como una insuficiente
referencia a los aspectos de propiedad industrial en las normas
jurídicas y metodologías dictadas en esferas de la economía
nacional tales como ciencia, tecnología e innovación, comercio
interior, comercio exterior y colaboración internacional. En
algunos sectores como la inversión nacional y la inversión
extranjera acaban de perfeccionarse esas normas, a partir de la
aprobación de forma reciente de nuevas disposiciones legales.
También hay ausencias de metodologías sobre los contratos
vinculados a la PI.
Se proyecta en el país, como hicimos referencia en el cuerpo
del trabajo, una nueva regulación en materia contractual
vinculada a la propiedad industrial, en la cual se tipifican
algunos contratos como los de cesión y licencia de las
modalidades de la PI. Sin embargo, el desafío central
consideramos que se encuentra en regular a la transferencia
de tecnología como proceso, a los efectos de lograr
coherencia y uniformidad entre las políticas, las normativas y
las metodologías y procedimientos en las diferentes materias
que convergen en este fenómeno. En Cuba como tal no
existen regulaciones referidas a la competencia, una próxima
que se aprobará, va a estar circunscrita a la protección contra
las prácticas desleales en materia de propiedad industrial, por
lo que su alcance será limitado. Significamos esto porque la
opción a corto plazo no será la regulación de la transferencia
de tecnología a partir de las normas de defensa de la
competencia. Se requiere entonces, por un lado, perfeccionar
los mecanismos de control instituidos, como el control previo
para la aprobación de algunos contratos y el análisis para su
anotación por parte de la oficina registral; y, por otro, lograr un
verdadero proceso de contratación en este sector, que aún
adolece de serias dificultades.
